《专利法》修订草案专家座谈会会议纪要

时    间：2007年2月27日

地    点：华东政法大学交谊楼2楼圆桌会议室

主办单位：中国科学技术法学会

承办单位：华东政法大学知识产权学院

华东政法大学知识产权研究中心

协办单位：上海市法学会

与会专家（按照发言顺序排序）：

王立民教授  华东政法大学副校长

高小玫副局长  上海市知识产权局

段瑞春会长  中国科学技术法学会

何敏教授  华东政法大学知识产权学院副院长

陶鑫良教授  上海大学知识产权学院院长

单晓光教授  同济大学知识产权学院院长

袁真富博士  上海大学知识产权学院

刘晓海教授  同济大学知识产权学院

吕国强副院长  上海市第二中级人民法院

张为安先生  通用电气公司亚太地区高级知识产权法律顾问、中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会主席

林衍华博士  上海市知识产权发展研究中心副主任

张晓都博士  上海市高级人民法院知识产权庭资深法官

温孟斌先生  华为技术有限公司知识产权部

黄武双副院长  华东政法大学知识产权学院

王先林教授  上海交通大学法学院

赵启杉博士  上海大学知识产权学院

马忠法博士  复旦大学知识产权研究中心

蒋坡教授  上海政法学院

蓝航伶处长  深圳市知识产权局

丁智敏女士  中兴通讯公司知识产权部

宋晓亭主任  上海市中医药知识产权研究中心

于杨曜副院长  华东理工大学法学院

邵克亮先生  强生（中国）公司知识产权部

王凌红博士  华东政法大学知识产权学院

曹昌祯教授  上海政法学院

本汇总意见整理人：

李进付   华东政法大学2005级法律硕士知识产权方向班

郭  杰   华东政法大学2006级民商法知识产权方向硕士研究生

与会专家意见汇总

根据本次座谈会与会专家的发言及所提交的书面意见，将与会专家对《专利法修改草案》（送审稿）提出的进一步修改意见和建议汇总如下。鉴于篇幅关系以及整理方面的原因，仅较为简略地将与会专家对《专利法修改草案》具体条文的建议和意见作了列举并附上了简要理由，而没有将与会专家所阐述的理由毫无遗漏地予以呈现。

第一条

建议在该条中增加“平衡社会与发明人之间的利益关系，有利于发明创造的推广应用，……。

第三条

该条中“各级人民政府应该采取有效措施促进专利权的创造、管理、保护和运用”的文字表述似乎不妥，建议将此条修改为“各级人民政府应该采取有效措施促进发明创造，推动专利权的管理、保护和运用”。理由是：专利权不是“创造”出来的，创造出来的是“发明创造成果”。另外存在部分政府部门把专利申请量作为政绩表现的问题，出现了只重视专利数量忽视专利质量的问题，如果还提“创造”“专利权”似乎更加助长这种风气。

第四条

1、为尽速达成建设创新型国家的目标,专利法的修正方向应力求吸引外商来华设立研发中心,引进高新技术研究项目,与鼓励内资企业加大研发经费投入。送审稿的部分设计不利于达成上述任务。由于跨国公司研发团队各有分工，实践上难以认定特定发明创造是否于中国完成。跨国公司总公司为避免违反其母国类似规定，可能被迫将在中国进行的研发项目拆解，使特定发明创造不在中国完成。该条第二款的规定不利于吸引跨国企业在中国的投资和研发。建议：将在中国完成的发明创造首先向外国申请专利的，应当经国务院专利行政部门批准；但将在中国完成，不属于《中国禁止出口限制出口技术目录》中禁止或限制出口技术类的的发明创造，首先向中国申请专利，其后，再向外国申请专利的，不需事先经过国务院专利行政部门批准。        

2、建议将该条第一款中的“其他有关规定办理”修改为“其他有关法律法规办理”。

第五条

建议将“禁止”修改为“限制”。理由是禁止多指违反国家法律、社会公德、公共利益的事项。此处指产品的制造、销售受限制。

第六条

1、建议将发明分为职务发明和自由发明。职务发明又分为任务发明和非任务发明，非任务发明又分为职责发明和岗位发明。针对任务发明，企业享有专利权，发明人享有获得奖励性报酬的权利；针对职责发明，企业享有发明的专利权是依雇佣合同而产生的合意转让的结果；针对岗位发明，企业是物质条件投资人，发明人是智力条件的投资人，两者按份共有；针对自由发明，其专利权是发明人的私有财产权利。

2、送审稿对职务发明的定义较国家知识产权局06年7月31日的（专利法修订草案征求意见稿，以下称“专利法第一稿”）为合理，且较具可操作性。然而对于非主要利用，仅部分利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，依第一款反面解释似乎是属于该条第二款的非职务发明创造，其权利归属是适用本条第二款，还是适用第三款的依合同约定？没有明确规定，导致第二款和第三款适用矛盾。建议第二款改为：“非主要利用，仅部分利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为非职务发明创造。单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定，没有约定的，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”第三款建议改为：“非执行本单位的任务，且完全未利用本单位的任何物质技术条件所完成的发明创造，亦为非职务发明创造。申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”

3、建议第一款修改为“执行本单位的任务或者在本职工作范围内主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。单位享有申请专利的权利，同时负有支付奖励性报酬的义务。”

4、未经单位许可私下使用本单位物质技术条件完成的发明创造合法吗？法律没有明确规定。

5、该条第三款建议修改为“利用他人的物质技术条件所完成的发明创造，物质技术条件所有人与发明人或设计人订有合同，……”。

6、建议将由技术秘密产生的发明创造归属企业，由企业来决定申请专利保护还是作为技术秘密于以保护。

7、只利用本单位物质技术条件完成的发明，就定义为职务发明不符合逻辑，理由是：发明的完成还需发明人的主观意志。

8、利用是主要利用还是全部利用，是利用技术还是利用物质，规定不清楚，导致学界和实务届理解混乱。

9、职务发明应该增加程序规定，不如，专利法应该对职务发明的归属争议提供明确的救济途径；发明人对完成的发明创造，有义务向单位报告。

10、建议改为：“执行单位的任务或者主要利用单位技术秘密所完成的发明创造为职务发明创造。除此之外的其他发明创造，为非职务发明创造。

利用单位物质条件或者利用单位技术秘密完成非职务发明创造的，应当取得单位同意并向单位支付使用费。单位对主要利用单位物质条件或者利用单位技术秘密完成的非职务发明创造有免费的不可再转让的普通实施许可的权利。

职务发明创造的申请专利权属于单位。非职务发明创造的申请专利权属于发明人。”

11、该条第三款存在缺陷：没有规定单位和发明人或设计人没有约定的情况。同时建议未经单位许可，利用单位物质技术条件完成的个人发明创造，单位可以回收。理由:法律不应鼓励擅自运用他人的财产干私活[MS1] 。

第七条

不应片面强调保护非职务发明创造，我国专利法立法之初的形势或许需要强调保护非职务发明创造；当前可能“职务发明被非职务化”的情况更为严重。

所以，要么删除该条。

要么同时强调保护职务发明创造和非职务发明创造：

“对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。对单位的职务发明创造专利申请，任何个人或者单位不得阻挠。

单位不得通过合同约定或者单位规定等方式事前将发明人或者设计人的非职务发明创造约定或者规定为职务发明创造。发明人或者设计人不得通过隐瞒事实或者制造假象等方式将职务发明创造变为非职务发明创造。

 对第七十七条的意见同本条。

第十一条

1、该条第三款中的“专利申请或者专利权的转让自登记之日起生效”与《技术进口管理条例》中的相关规定相矛盾。《技术进口管理条例》将技术进口分为禁止进口、限制进口、自由进口三种情形，且规定自由进口技术不以登记为生效要件，登记仅是备案管理的一个步骤。虽然该条例的效力低于《专利法》，但实际操作仍然按照该条例进行。建议修改为：专利申请或者专利权的转让应当进行登记，不登记不能对抗第三人。

2、该条第二款中的“中国单位或者个人”与第四条中第二款中的“任何单位或者个人”规定不一致。建议去除“中国”二字，仍适用“任何”。理由是：外资企业依据该条很容易变相转让专利权等相关权利。

3、建议该条第二款规定为专利申请权转让不需国务院批准，专利申请后转让需要国务院批准。

4、建议取消“申请专利的权利”的表述，将发明创造完成后、申请前申请专利的权利称为“申请专利权”，将申请后、授权前（发明专利申请包括申请后、公开前和公开后、授权前两个阶段）申请专利的权利称为“专利申请权”；申请专利权和专利申请权都属于申请专利的权利。而申请专利权的转让不须向国务院专利行政部门登记；申请后、公开前的专利申请及其技术方案尚未公开，其专利申请权转让不应由国务院专利行政部门公告。故建议本条改为：

     “转让申请专利权、专利申请权和专利权的，当事人应当订立书面合同。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让申请专利权、专利申请权或者专利权的，应当依照法律、行政法规的规定办理有关手续。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，其中专利申请已经公开之专利申请权或者专利权转让的，并由国务院专利行政部门予以公告。申请专利权转让自书面合同生效日起生效，专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”

5、补充建议第十一条第三款修正为：“转让专利申请或者专利权的，应当向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请或者专利权的转让依照法律不需经过批准的，自双方当事人签署转让合同之日起生效；依照法律必须经过批准的，在批准后，自登记之日起生效。”

第十二条

1、因为第四十七条允许平行进口，建议在第一款中的“进口”前增加“未经专利权人或专利权授权人许可生产制造的产品”的定语。

2、该条第二款“许诺销售”的列入没有必要。理由是：TRIPS协议对此也没有要求，中国不必增加义务。

第十四条

1、该条关于共同申请专利的要求、权利义务均未明确。

2、将“专利实施”修改为任何一方均可单独实施，但需要规定实施一方向另一方的通知程序。

3、建议增加转让自己份额的规定，可参照合同法另一共有人享有优先购买权。

4、建议增加放弃自己份额的规定，可参照合同法的规定，放弃部分归属于别的共有人所有。

5、这一条的问题是：共有人处分自己的共有部分，是否必需其他共有人同意？如果转让自己申请的权利和放弃自己的专利权也要共有人同意，法理上说不通。

6、建议许可他人实施专利无须全体共有人同意，理由是：共有人的利益很难达成一致。如有实施能力的共有人，就希望自己实施专利，而没有实施能力的共有人就希望许可他人实施专利，导致实践中许可他人实施专利很难得到全体共有人的同意。

7、建议增加规定专利实施后利益分配问题的处理方案。

第十五条

专利权人可以在产品上标明专利标记是权利还是义务，值得研究。建议作为义务，使之可作为第74条“故意侵权”认定时的一种情形来考虑。

第十六条

1、报酬应该多元化，不应该局限于现金收益，希望专利法能够明确体现这一点。

2、“实施后给予报酬”中的实施应该明确界定是广义的实施还是狭义的实施，狭义的实施是自己单位的实施，广义的实施还包括转让、许可、投资入股等实施。

3、增加报酬的执行力度，如给予发明人查阅单位账户的权利。

4、对发明人的奖励与报酬不必规定的太详细，只需原则性规定，可以给予发明人奖励和报酬即可，对于具体的报酬原则和奖励方法交给市场去调节。其法理是：一件专利所产生的实际经济利益很难确定，同时以创新为主的企业自然会给予较高的奖励和报酬。

5、建议此条修改为“废奖重酬”，即删除“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励”内容，突出专利技术实施后的报酬。因为我国的专利申请应当由数量申请积极向质量申请转变，目前存在着严重的泡沫专利、问题专利甚至于垃圾专利，其诱因在于“政绩工程”等多方面，与授权奖励也不无联系。授权奖励发生在专利技术还没有实施，更没有产生经济效益的情况下，属于无源之水，或涉滥用；而实施报酬是在专利技术已经实施并产生了经济效益后，才给予发明人的经济酬报，属于水涨船高，合理分享。故提议“废奖重酬”而改为：“单位应当在职务发明创造自行实施或者许可、转让他人实施后，根据其推广应用的范围和取得的自行实施或者许可、转让的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”

6、有关职务发明的奖励有规定的必要，但没有必要规定的过于详细。理由是：不同的企业情况是不相同的，高科技企业与职务发明的关系最为密切。同时专利本身的价值无法单独确定，而企业为了技术创新的持续，必然会给予发明人适当的奖励。

7、补充建议第十六条修正为：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，可以根据合同约定，给予发明人或者设计人合理的报酬。”其理由为：

A）由于科技进步与复杂，一件成功的职务发明往往由全方位研发团队历经多次失败后完成。特定研发团队成员即使作为发明人，也不能独自居功，而漠视团队的努力对甚至前人失败经验积累的贡献。实际上，往往难以认定某特定人与其所服务单位因实施职务发明创造，而使该单位获得经济利益的因果关系及贡献比例。根据专利推广应用范围和经济效益来给予报酬在实践中也一直有难于计算等操作执行的问题。

B）如何通过报酬和奖励来激励员工的职务发明，关乎单位自身的利益，应由单位自主去考虑。而事实上，单位用以激励职务发明的手段方式有多种，如股权、期权及其他方式。尊重单位的自主性并且允许单位和员工自行约定，比法律强行规定报酬和奖励的效果要好。而如果法律强行规定“按照其推广应用的范围和取得的经济效益”，对于某特定人员给予报酬，将给各公司带来巨大的行政管理负担，甚至影响科研团队的士气与合作。

C）在《细则》以及我国实践中，根据专利推广应用的范围和经济效益，对职务发明者给予报酬和奖励，这一要求的适用限于国有企业事业单位。经过多年实践，并未产生有效激励严发创新的作用。如在吸引外商企业来华设立研发中心为我国当务之急的时空下，将实践证实并不产生作用的规定从《细则》移植到专利法中，并且由于不便于法律明文规定给予外商投资企业超国民待遇，不但将无法在专利法中限制该报酬奖励要求仅仅适用于国有企业事业单位,并且由于我国坚持该立法，将阻碍外商来华投资研发的热情。曾经有类似规定的一些国家，例如匈牙利已经废止了该规定。

第十九条

1、应该允许专利代理人兼职，资质上应该借鉴公司律师、公职的规定，允许有公司专利代理人，否则很多权利无法享有，以激发企业内部专利工作者的积极性。

2、关于使用新称呼：“专利代理师”，还不如继续使用约定俗成，多年惯称的“专利代理人”比较好，因为已经习惯了，修改没有意义。

第二十二条

建议将该条第五款修改为“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外通过在出版物上公开发表、公开使用或者其他方式为公众所知的相同或者相近似的技术。”

第二十三条

建议就授予专利权的外观设计明确规定创造性——与该设计领域内一般设计人员的设计相比是非显而易见的、有实质性特点的。理由是：该条规定采用TRIPS协议的措辞，而TRIPS协议是专利保护与版权保护的折衷，本条既然明确适用专利保护，就应该明确规定创造性，这样才易于把握。

第二十四条

1、在该条明确增加一种情况“参加国际标准会议”也可以有六个月的宽限期甚至建议修改为一年的宽限期。其法理是：（1）其两者的结合是国际专利战中普遍使用的规则。（2）可以提高专利质量。

2、建议在“以下列方式之一为公众所知的”前增加“首次”二字。

第二十五条

将该条第三款中的“遗传资源”修改为“传统知识”。

第二十六条

将该条第四款中的“遗传资源”修改为“传统知识”。

第二十七条

该条和58条，将“简要说明”规定为必须提交的申请文件，同时对外国设计的保护范围会产生影响。建议明确说明“简要说明”的具体要求与内容。

第三十三条

修改后的审查指南对主动修改的范围又限制不少，在美国可以通过CIP、CA、REISSUE等程序不断的修改自己的专利申请来提高完善自己的专利，建议在中国，增加主动修改的时机——在专利授予前均可进行主动修改，以提高专利的质量。

第三十四条

在该条中增加一款申请人可在申请时提出专利的不公开请求，如果在三年内未提出实质审查和公开请求则该专利申请视为撤回。

第三十五条

在该条增加关于实质审查的规定，以申请人提出实审两年为宜。其法理是：原实质审查时间对需要专利保护的企业不利，专利实际发挥作用的期限变相变短。

第四十六条

1、建议将该条第二款中“依照《中华人民共和国行政诉讼法》”修改为依照《中华人民共和国民事诉讼法》。理由是：（1）依照《行政诉讼法》会对双方权利义务会产生限制 （2）依照行政诉讼法复审委员会会依不同情况成为专利权人或者无效专利申请人的代言人，其地位将迷失。（3）世界上较先进的国家大多都规定由民事诉讼程序来处理。

2、建议第二款将“依照《中国人民共和国行政诉讼法》”修改为“依照《中国人民共和国民事诉讼法》”。理由是：（1）没有行政机关的参与，法院较为中立。（2）国外大多适用民事诉讼程序。

3、建议将该条第一款修改为“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当通知请求人和专利权人以及其他利害关系人，并及时审查和做出决定。……

4、建议专利法增加专利无效中的第三人参与程序，比如，把发明人、原专利权人作为无效程序中的第三人，在无效程序过程中，专利复审委员会应通知发明人或原专利权人（第三人），第三人自愿参加。以保障发明人获得职务报酬、原专利权人享有的合同给付等，因为实践中现专利全人有时会懈怠专利无效的答辩及审理，而专利一旦无效，第三人所享有的权益也归于消灭。

第四十八条

1、专利联盟并不等于专利权的滥用，有关如何合理的规制专利联盟，解决在组建专利联盟过程中出现的法律问题在国际层面上都没有定论。因此我主张在没有成熟的方案时先搁置这个问题，给中国企业利用专利联盟构建企业专利战略留下余地。第四十八条第二款给以后解决专利联盟中的滥用行为留了个口子，但仍然存在以下缺陷：（1）排除、限制竞争行为的界定模糊。（2）该条目前在我国无法落实，中国没有反垄断法，也没有行政司法程序认定何为限制竞争行为，在这种前提下该法第52条、第53条又对该条进行限制，可谓限制重重，我认为既然要给解决专利联盟中的滥用问题留口子就不要给予太多的限制，建议第四十八条第二款独立出来，表述明确化，并且不受第52、53条的限制。

2、建议将此条第二种滥用行为删除，或者放在反垄断法进行规制。理由是：权利滥用范围较广，包括狭义上的权利滥用和非法垄断，前者一般由民法调整，后者一般由反垄断法来调整；此条中的规定应当去狭义上的意义。

3、该条第一款中“充分实施”应该明确界定其内涵。

4、该条第二款的规定与专利权的独占权的性质相冲突。专利权人如有排除或者限制竞争的行为，应当依据有关竞争法的机制解决，不应以之为强制许可的理由。专利制度本具有独占性质，本条文字有使人误解专利法自我否定专利制度之虞。不当的排除、限制竞争的行为，通过竞争法机制予以遏制始为正途。国务院专利行政部门无法掌握市场供需、行业变化、消费需求、购买力等多种市场因素，也难以正确判断何单位确实具有实施条件，故不应当以强制许可为解决市场竞争问题的手段，更不应由国务院专利行政部门判断何单位具有实施条件。

5、应该明确界定排除、限制竞争的行为的内容。将限制竞争行为规定到《专利法》中来。

6、排除、限制竞争行为不一定都适用强制许可，如价格高的限制竞争行为由反垄断法规制，与强制许可适用的条件不符合。

第四十九条

 1）“紧急状态”与“非常情况”的概念及范围并不明确。然而，《草案说明》第59页第二点中明确说明“世界贸易组织《关于TRIPS协议与公共健康的宣言》明确指出，公共健康危机，包括艾滋病、结核病、虐疾等流行病有关的危机，属于国家紧急状态或者非常情况。我国是世界上的人口第一大国，公共健康问题较为频繁，应当充分利用世界贸易组织规则给予的灵活性，因此,建议规定,为了预防、治疗和控制流行病，我局可以依照有关规定，在国家出现紧急状态或者非常情况时以及为了公共利益目，给予强制许可，以解决我国可能出现的公共健康问题”；

     2）国家知识产权局于2005年11月29日出台了《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》（以下简称《强制许可办法》）。《强制许可办法》第1条说明制定该办法是为了解决我国面临的公共健康问题，并帮助有关国家、地区解决其面临的公共健康问题，落实《关于TRIPS协议与公共健康的宣言》。《强制许可办法》第3条明定“在我国预防或者控制传染病的出现、流行，以及治疗传染病，属于专利法第四十九条所述为了公共利益的行为。” 此目的与《草案说明》中本条修法目的完全一致。

     3) 我们理解当国家处于涉及公共健康危机的紧急状态或者非常情况下, 授予强制许可，以维护公共利益的必要性。易言之，国家处于涉及公共健康危机的紧急状态或者非常情况是授予此种强制许可的先决条件，目的是为了维护公共利益；而不是在国家并未处于涉及公共健康危机的紧急状态或者非常情况下，可以以“公共利益”作为授予此种强制许可的第三种先决条件。

     4）某些工业，如能源、交通，几乎所有产品都与“公共利益”有关。在上述领域研发新的产品需要投入大量时间和金钱。如果国家并未处于涉及公共健康危机的紧急状态或者非常情况下，而以“公共利益”为由授予强制许可，将会严重打击重要基础建设行业创新的积极性。这是与专利制度的精神背道而驰的。既然公共利益不是作为授予此种强制许可的第三种先决条件，而本条文修正目的是为了解决我国面临的公共健康问题，故建议修正第1款文字，并删除“公共利益”之含混用语，以免因误解而无限扩大强制许可范围；

     5）《强制许可办法》第2条定义“传染病”为“导致公共健康问题的艾滋病、肺结核、虐疾以及《中华人民共和国传染病防治法》规定的其他传染病。” 《强制许可办法》使用“传染病”一词，并有法定范围，而非如《草案》使用通俗且不明确的“流行病”一词，用语更为精确。建议采用法定传染病取代“流行病”用语，以明确表明其强制许可的目的在于预防、控制《中华人民共和国传染病防治法》规定的传染病及治疗该传染病病人；

    6）为兼顾公共利益及专利权人权益，强制许可应当在符合专利权人不能依照合理条件供应所需专利药品；被许可人（限于中国单位）依照强制许可的范围、期限、数量、区域、渠道及其他限制条件制造和供应该药品；不得在该药品包装、说明书标注其商标，以避免其借机进行商业宣传；及任何单位或者个人不得将依照强制许可制造的药品在许可的区域或着渠道外供应的条件基础上授予。

第五十条

1、建议将该条修改为“用于治疗流行病的产品技术或制备技术在中国被授予专利权，不具有实施该技术的能力或者能力不足的发展中国家或者最不发达国家希望从中国进口由该技术产生的药品的，国务院专利行政部门可以给予具备实施条件的单位实施该技术的强制许可。

国务院专利行政部门依照前款规定给予强制许可的，应当在给予强制许可的决定中明确记载有关要求。”理由是：“药品专利”的提法不严谨。

2、补充意见：建议参考《关于TRIPS协议和公共健康的多哈宣言第六段的执行决议》第2条第（a）至（c）款规定，对帮助有关国家、地区解决其面临的公共健康问题的强制许可程序、限制及其他条件，依据其重要性，分别于专利法及其实施细则中规定。《强制许可办法》第6条规定“被许可人以及其他任何单位或者个人不得将依照该强制许可决定进口的药品出口到其他任何国家或者地区。”此项限制规定，值得参考采纳。此外，为预防滥用此种强制许可，及依照此种强制许可制造的药品进入商业竞争渠道，国务院专利行政部门必须根据该希望从中国进口所需药品的国家政府向中国政府提出的正式要求, 与国务院有关主管部门的申请，始可启动此种强制许可的审查程序。

第五十三条

该条语句不通顺，建议修改为“应当提供未能以合理的条件在合理的时间内与专利权人签订实施、许可合同的证明”。

第五十三条第二款（建议新增）

补充建议新增本款：“国务院专利行政部门在收到强制许可的申请后，应当立即通知专利权人，将申请强制许可有关的文件与材料副本、及证据提供专利权人，并给予专利权人充分期限，以提出反对强制许可的理由。”

第五十七条

1、该条第二款存在一个问题：民事诉讼中的诉讼请求不可能包括变更行政行为，所以无法通过民事诉讼解决对国务院专利行政部门关于实施强制许可费用裁决不满的问题。

2、建议将“…当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉”中的“依照《中华人民共和国行政诉讼法》”去掉，理由是专利管理机关对专利侵权案件的处理不是行政处罚行为，如果在法律上明确规定，就势必导致此类案件只能由人民法院行政庭处理。实际工作中，大多数对专利机关做出的专利侵权决定不服的案件，多是对侵权认定不服，由行政庭处理有许多弊端，可能导致法院专业人员重复设置的负担，如果不明确规定依照行政诉讼法向人民法院起诉，各法院可以自行决定是由知识产权审判庭还是由行政庭处理。

第五十八条

该条中的“为准”应该如何界定？在实践中，发明与实用新型专利认定既有相同侵权认定，还有等同侵权认定，而在外观设计侵权认定中，相同或者相近似的均为侵权情形，这些实际中常用的认定规则，却没有法律依据，建议在此条修改时中加入。

第五十九条

1、建议删除“不愿协商”的规定，理由是：专利法应该鼓励当事人协商。

2、针对同时向人民法院起诉并请求专利行政管理部门处理的情况，应该增加规定专利行政管理部门受理了专利纠纷案件的案件后，法院不应再受理。理由是：因为专利行政管理部门处理以后，当事人也可以走诉讼程序。

3、针对该条与第六十条，建议专利行政部门只处理应当承担行政责任的、给予行政处罚的案件，专利侵权不应该由专利行政部门处理。理由是：专利侵权已经专业化，由中级法院处理，可以使执法统一。然而行政机关太多，达到执法统一太难。

第六十条

行政机关多是主动执法，针对当事人申请执法的，行政机关应该收取一定的处理费用。理由是：不能用纳税人的钱来维护申请人的私利。

第六十一条

1、该条第二款中“应当”将检索报告的出具作为了立案的必备条件是不合理的，检索报告的出具只是起诉的初步证据。

2、“应当”的规定具有进步性，但其缺陷在于检索报告对国家知识产权局没有约束力。理由是“应当”本应减轻了国家知识产权局的负担，但是对检索报告还需进行审查，最后还不如直接进行实质审查。

3、建立检索报告制度是很有意义的，但应确定检索报告的性质，建议明确检索报告的效力，使之具有操作性和实质意义。

第六十三条

1、该条“明知”含义不明确，适用TRIPS协议里面有关当事人滥用知识产权的程序更好。

2、该条表明举证责任由被控侵权的一方承担，该证明包括“现有技术或设计”的证明以及“明知”的证明，但是“明知”的证明很难。建议将该条中的“明知”修改为明知或应当知道，或者采用举证责任倒置的方式，即如果被控侵权一方已经证明了改技术属于现有技术或者现有设计，已经达到认定专利无效的程度，则应由专利权人举证证明自己没有主观过错，如果举证不能就推定其“明知”为现有技术和现有设计而恶意诉讼。

3、“明知”应当扩大至“明知或应知”。关于恶意申请、恶意诉讼的“反赔”责任的追究，即“被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给其造成的损失”需要进一步进行可操作性的细化。另外，关于恶意申请、恶意诉讼以的“反赔”责任之追究，也应当延伸至恶意申请、恶意许可的情况。

第六十四条

1、我国的专利侵权没有刑事责任，而具有刑事责任的假冒专利案在实践很少发生，导致专利执法很弱，因此，对故意侵权加大处罚很有必要。但该条中的“故意侵权”概念模糊。建议明确界定何为故意侵权，如：实际中同一主体多次重复侵权的现象很普遍，行政上应该加大处罚力度，可以将此情形定义为故意侵权；还如对专利权人在产品上明确标明专利标记的，侵权人还实施侵权行为的，也可以认定为故意侵权等等。

2、建议将“故意侵权”修改为“已认定侵权了，还继续为侵权行为的。”理由是：只要故意侵权了就罚款，从法理上说不通。

3、建议删除该条，该法中的其余行政执法权可保留。理由是：（1）该条不合理的扩张了行政权利，是对私权的过度干预，这既在法理上不通，也与别的知识产权部门法的规定不一致。建议从民事角度进行制裁，如加大故意侵权的赔偿数额。（2）“十万元以下罚款”的规定在技术上也存在问题，不科学。

第六十八条

1、该条第三款中“确定五千元以上一百万元以下的赔偿数额”依据何在？建议不应确定具体的数额，应该根据具体的案件由法官自由裁量。理由是：随着社会的进步，社会财富的增加，用一个缺乏充分论证的具体量化的静态的数字，容易给司法实践带来困难，如若侵权人的赢利是一千万，那一百万的数额规定就太少了，所以应该依具体案件具体确定。

2、建议将参照“该专利许可使用费的倍数合理确定”修改为“参照该行业相同或类似专利许可使用费的倍数合理确定”。理由是：该专利未许可的话，专利许可费就无法确定了，同时这样也有利于限制法官滥用法定赔偿。

3、建议删除该条第二款中的“还”。理由是：赔偿数额已经包括了，这样规定容易引起误解——除了赔偿数额外还有一部分。

第七十条

建议将该条第二到第四款修改为“人民法院采取证据保全措施的，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。”理由是：该条中当事人申请错误的情况以及被申请人复议的情况都没有规定，而且语言有歧义。

第七十二条

1、建议在该条中规定诉讼时效的终止、中断和延长。删除该条的现有规定。理由是：过了诉讼实效还能获赔的规定违背了诉讼时效的基本原理。

2、该条借鉴了美国的懈怠制度，但又将诉讼时效与懈怠制度混在了一起。美国的懈怠制度由懈怠行为和懈怠行为给权利人造成了实质损害两方面构成，不仅仅是懈怠行为。建议直接适用民事诉讼中有关诉讼时效的规定，没必要再进行规定了。

3、“正当理由”没有进行界定，实施细则或者司法解释应该明确界定。

4、建议该条不要将有关懈怠的规定融合到有关诉讼时效的规定中，而是单独进行比较清晰合理的规定。理由是：民法通则中有关诉讼时效中断和中止的规定，目前草案中的规定使人产生疑虑，民法通则中的诉讼时效中断和中止是否适用于专利侵权案件，如果不适用，将出现部门法之间的冲突；如果适用，则该条的适用情况将非常窄，只有那些没有正当理由超过诉讼时效但是又没有达到三年的才可以提出诉讼请求并请求赔偿起诉前两年内的侵权行为所得，如果是这样，这条规定在司法实践中可以适用的情况很少，还会带来理论上的冲突。因此建议删除第七十二条前半段的规定。

5、建议将诉讼时效和“懈怠失权”分条，至少分款表述。同时，对于连续侵权，追究包括赔偿责任在内的侵权责任的诉讼时效仍然都为二年。此外，专利行政管理部门的职责是维护公秩序，其使命是制止正在进行的侵犯专利权行为。对于已经停止的侵权行为之民事责任之追究，应当由法院处分。故建议本条改为：

“专利权人或者利害关系人起诉他人侵犯专利权包括请求侵权损害赔偿诉讼时效为二年。

专利权人或者利害关系人得知或者应当得知他人未经其许可擅自使用其专利行为之日起，无正当理由超过五年未主张权利的。专利权人或者利害关系人无权再要求上述使用其专利者停止使用，但是可以要求上述使用其专利者支付专利使用费。双方不能就专利使用费协商一致的，可以向人民法院提起相应的民事诉讼。

第七十三条

1、建议删除“沉默”的规定。理由是：沉默并不等于默认，有关行为也包含了沉默这种不作为行为，“沉默”本身就容易产生误会。

2、建议对该条从不侵权之诉或者权利滥用的角度进行规定。理由是：“意思表示或者沉默”的规定对专利权人不公平，因为权利人放弃应该明示。

3、该条应该规定为抗辩权。

4、表见代理制度嫁接于此比较合适，但“沉默”在此不合适，其是一个抗辩事由。理由是：知识产权法应该与民法体系相吻合。

5、要将“沉默”视为同意，应该是在双方之间依法已经存在某种法律关系的特定场合，本条对沉默作这样的规定缺乏法理依据。

6、专利权人或者利害关系人怠于主张权利可能产生的不利后果，第七十二条时效规定已于明定，本条规定与第七十二规定重叠，易生争议，且将鼓励专利权人或者利害关系人兴讼，浪费有限司法资源。

第七十六条

建议修改为“任何单位或者个人在中国完成的发明和创造，违反本法第四条第二款、第十一条第二款和第二十一条第一款的规定的，不授予专利权；……”。

第七十七条

对本条的意见同第七条。

不应片面强调保护非职务发明创造，我国专利法立法之初的形势或许需要强调保护非职务发明创造；当前可能“职务发明被非职务化”的情况更为严重。

所以，要么删除该条。

要么同时强调保护职务发明创造和非职务发明创造：

“ 侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造的申请专利权、专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。

侵犯单位职务发明创造的申请专利权、专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。”

其他相关建议

1、关于间接侵权

（1）建议慎重考虑是否予以规定。其对中国保护没有直接侵权人的情况是很重要的；

（2）有规定的必要，特别是针对现在只销售专利产品中的零部件的情况。

2、立法理念上需要进一步明确以下几个基本问题：

（1）《专利法》中规定授予权利的表达与权利理论相违背，因为法律只是对权利进行确认予以保护；

（2）有关职务发明。科技研究经费不是投资而是资助，《专利法》主要是保护智力劳动成果获得者的利益，而不是倾向于投资者的利益。专利权应该归属于发明人而企业拥有优先权与选择权，如果选择全部权利就给予全部的报酬，如果选择部分权利就给予部分的报酬。

3、关于权利滥用、限制

（1）建议对其进行概括规定，同时建议国务院反垄断主管机构可对此制定一个《专利滥用实施细则》，《专利法》则可转引该规定。理由是：现在实践操作与理论研究都无法对权利滥用限制进行准确规定，将概括规定与转引规定相结合的方法有利于将来完善其相关规定；

（2）建议在《专利法》中明确规定禁止专利权滥用的条款，并且明确规定专利权滥用是专利侵权诉讼中被控侵权人的抗辩依据，即专利权滥用虽然不会使得专利权本身归于无效，但是在滥用行为被消除之前，该专利权没有执行的效力，法院或者专利行政管理部门不为专利权人提供法律救济，如责令停止侵权行为、赔偿损失等。这就便于在具体的司法和行政执法活动中对专利权滥用行为进行了必要的限制。这一规定也便于与《反垄断法》中的相关规定相衔接。

4、关于未排除、限制竞争的行为的强制许可问题

规定高于TRIPS协定的要求，将严重损害我国企业的利益。建议按照TRIPS协议的规定，增加以下规定：

（1）不受第五十二条中“主要为了供应国内市场的需要”的限制；

（2）不要求第五十三条中规定的“提供以合理的条件与专利权人订立实施其专利的许可合同，而未能在合理长的时间内获得许可的证明。”

（3）确定这种情况下的使用费时可以考虑到纠正反竞争做法的需要，该规定可以在专利法第五十六条增加一款“取得强制许可的单位或个人应当付给专利权人合理的使用费，其数额由双方协商，双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门去裁决。”

（4）当导致该许可的条件可能在现时，国务院专利行政部门有权利拒绝终止许可。

5、关于侵权判定的原则

基本的原则应当在专利法中有规定，因为专利保护是专利法的核心，侵权判定是专利保护的核心。

6、关于专利申请

（1）建议采用三阶段的概念，申请专利权，专利申请权，专利权；

（2）建议取消“申请专利的权利”的表述，将发明创造完成后、申请前申请专利的权利称为“申请专利权”，将申请后、授权前（发明专利申请包括申请后、公开前和公开后、授权前两个阶段）申请专利的权利称为“专利申请权”；申请专利权和专利申请权都属于申请专利的权利。

7、关于恶意诉讼

应该增加恶意申请、恶意许可给他人带来的损害进行赔偿以及实践中恶意如何鉴定方面的规定。

8、关于专利无效请求的审查

建议将专利无效请求的审查从专利复审委员会中移出，归入司法审查程序，使之减少审查环节，提高执法效率。同时，相机成立专利法院。